제조방법이 기재된 물건발명(Product By Process)의 청구항 해석 방법 및 그에 따른 청구항 작성전략에 관한 연구

Abstract

제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)은 물건청구항의 형태를 갖추고 있으나, 제조방법에 의하여 그 물건을 한정하는 형식으로 기재된 청구항으로, 그 형식 자체가 예외적이여서 특허성 판단시와 보호범위 판단시에 그 해석이 국가별로 다양하고, 한 국가 내에서도 법원에 따라 상이한 경우가 많을 정도로 논란이 되어 왔다. 하지만, 미국, 일본 및 한국에서 최근 차례로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 대한 해석방법이 법원에 의해 명확히 정의되면서, 이러한 논란은 다소 잦아들 전망이다. 이제는, 이렇게 법원에 의해 정의된 해석방법을 바탕으로, 특허청구항의 작성전략을 어떻게 수립할지가 문제가 될 것으로 보인다.

본 논문에서는 우리나라의 최근 대법원 판례를 중심으로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 대하여 고찰해보았다. 대법원은 기재요건과 관련하여, 명확설의 입장을 취하였고, 특허성과 보호범위 판단시에 물적 동일설로 입장을 변경하였다. 다만, 보호범위 판단시에 예외적으로 제법 한정설을 채택하여, 경우에 따라 특허성과 보호범위 해석의 일치여부에 해석이 문제될 수 있을 뿐만 아니라, 어떠한 경우에 예외가 적용되는지에 대한 명확한 기준이 없으므로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항의 전체적인 법적 안정성을 저해하는 요소가 될 수 있다는 점에서 우려된다.

따라서, 보호범위 판단시에 불명확한 예외를 통하여 청구항의 해석방법을 달리할 것이 아니라, 불합리한 정도로 넓게 해석되는 경우에는 동일한 해석방법에 따르면 진보성 등의 특허성에 관한 무효사유가 존재하라 가능성이 높으므로, 오히려 무효주장으로 별개로 다투도록 하여 해결하는 것이 효과적일 것이라고 판단된다.

또한, 본 대법원 판례에 따른 특허청 심사기준의 개정이 시급히 이루어져야 할 것이며, 기등록된 특허권의 법적 안정성과 국제적인 해석의 불일치에 관한 문제는 지속적인 연구를 통하여 해결해야 할 과제일 것이다.

따라서, 이렇게 변경된 환경에서, 발명자나 특허출원인은 이에 적합한 청구항 작성전략을 고민해야 될 때이며, 본 논문에서는 단계별 작성전략 및 기술분야별 제조방법이 기재된 물건 청구항의 작성전략에 대하여 고찰해 보았다.

현행 판례에 의하면, 제조방법이 기재된 물건발명 청구항에 기재되는 제조방법은 특허성 물건 자체의 구조나 성질을 특정하기 위한 정도만 기재하는 것이 바람직하다. 또한, 심사단계 뿐만 아니라, 등록 후의 권리행사 측면도 고려하여 청구항을 작성해야 할 것이다.

기술분야별로는 공지의 화학물질의 경우에는 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 기재하는 것은 가급적 피해야 할 것이며, 신규한 화학물질의 경우에는, 그 제조방법 청구항을 기재하되, 보충적으로 제조방법이 기재된 물건 발명 청구항을 기재함으로써 심사를 받아보는 형태로 구성하는 전략이 효과적일 것이다.

또한, 기계/기구에 관한 발명의 경우에는 예전처럼 굳이 추가적인 독립항으로 제조방법이 기재된 물건발명 청구항을 작성할 실익이 거의 없다. 따라서, 구조 등의 물건에 특징이 있으면 물건청구항, 제조방법 등의 방법에 특징이 있으면 방법청구항으로 분명히 구분하여 청구항을 작성하는 것이 특허를 받거나 등록 후 권리행사에도 유리할 것으로 보이며, 특허출원시 특허청 수수료나 등록 후 등록유지료의 절감에도 도움이 될 것이다.

국내의 경우, 판례가 나온지 얼마되지 않았는 바, 향후 이러한 판례가 실제 사건에서 어떻게 적용되는 지에 대한 지속적인 검토가 필요할 것으로 보이며, 그에 따라 단계별 기술분야별 청구항 작성전략에 대해서도 계속적인 연구가 필요할 것이라고 판단된다.