상표법상 불사용취소심판에 있어서의 등록상표의 동일성 판단에 관한 고찰

Abstract

한국상표법은 상표가 법정의 요건을 구비하는 경우에는 거래사회에서 실제로 사용되고 있는지의 여부를 불문하고 그 등록을 허용하는 등록주의를 원칙으로 하고 있지만, 상표법 전반에 걸쳐 사용주의적인 요소를 가미하는 여러 규정을 확인할 수 있다. 상표가 등록된 후라도 등록상표의 권리자에게 등록상표를 그 지정상품에 대하여 정당하게 사용할 것을 요구하고 있는데, 이를 직접적으로 강제하는 의무 규정은 없지만, 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 상표로서 보호할 필요가 없으므로 불사용에 대하여 등록상표의 취소라는 제재를 가함으로써 성실한 상표 사용을 간접적으로 강제하고 있다.

상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 취소심판이 청구된 때에는 상표권자가 그 취소심판청구일로부터 3년 이내에 등록상표를 지정상품에 사용한 사실을 입증하여야 하는데, 입증이 필요한 상표 및 상품은 등록상표 및 지정상품과 동일한 것이어야 하고 등록상표와 유사한 상표 또는 지정상품과 유사한 지정상품을 사용한 것은 등록상표의 사용으로 인정받을 수 없다. 따라서, 불사용으로 인한 취소심판에 있어서 등록상표와 실사용상표 간의 동일성 판단이 쟁점이 된다.

상표권자에게 등록상표와 크기, 색상 등 모든 점에서 완전히 동일한 상표의 사용을 기대할 수는 없고, 어느 정도의 변형은 불가피하므로 등록상표와 동일한 상표의 범위를 등록상표와 완전히 동일한 경우만으로 한정하게 된다면 상표권자의 상표를 사용할 권리를 보호하고자 하는 상표법 본래의 목적에도 어긋나게 되므로, 상표법 제73조 제1항 제3호로 인한 취소심판에서 등록상표에는 등록상표 자체뿐만 아니라 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 상표까지 포함하여 다소 탄력적으로 해석하여야 할 것이다. 판례 역시 이와 같은 관점에서 동일성이라는 개념을 도입하여 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 법문상 정해진 등록상표에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함한다고 분명히 밝히고 있다.

이러한 원칙에 입각하여, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 두고 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다고 판단하여 왔다. 따라서, 등록상표를 구성하는 도형의 경우에는 그 식별력의 정도가 높고 낮음에 크게 상관없이 이를 누락, 생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 보기 어렵다는 것이 원칙이나, 등록상표를 구성하는 문자의 경우에는 해당 문자가 식별력이 극히 약한 정도에 그친다면 이를 누락, 생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 인정하고, 식별력이 상표등록을 허여 받을 수 있는 정도의 높은 경우라면 이를 누락, 생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 그러하지 아니하다고 판단하였다.

그런데, 등록상표를 구성하는 문자부분 간에 동일한 칭호 또는 관념을 지니지만 이를 한글, 영문자, 한문 또는 일본어 등 다양한 문자로 표기하여 병기한 등록상표를 어느 한 문자만으로 사용한 때 또는 이들 문자 중 하나의 문자만으로 구성된 등록상표를 각기 다른 다양한 문자로 표기하여 사용한 때에, 이를 두고 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 볼 수 있는지에 관하여 그간 대법원 판례에서는 각 구성문자를 요부로 보아 어느 한 부분을 생략된 채 또는 각기 다른 문자로 사용한 때에는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용이 아니라는 취지로 일관되게 판시하여 왔다. 그러나, 이러한 법원의 태도는 등록상표의 동일성 범위를 극히 엄격하게 해석하여 상표권자의 상표 사용의 자유를 제약하거나 거래사회통념상 일반 수요자들의 상표의 동일성 인식에 관한 신뢰를 보호함에 미흡해 왔던 바, 최근 2013년 대법원 전원합의체 판결을 통해 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범위에 대한 판단 기준을 변경함과 동시에 명확히 하였다.

2013년 대법원 전원합의체 판결을 통하여 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표의 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 영문자나 그 한글음역 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 명백히 밝혀 두었으나, 이로부터 영문자와 한글 간의 상호 변형하여 사용하는 것이 가능한 지, 영문자 외에 제2 외국문자, 즉 일본어문자, 한문, 독문자, 불문자 등 다양한 문자를 병기하거나 상호 변형하여 사용되는 경우에는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용인지 등에 관하여 명확하게 할 필요가 있을 것이다. 등록상표와 실사용상표 간의 동일성에 관한 판단 기준은 대법원 판례를 통하여 오랫동안 정립되어 그 기준이 명확히 하고 있긴 하나, 한국상표법에도 외국의 입법례 특히 일본의 입법례와 마찬가지로 상표의 변형사용을 어느 정도 인정해주는 입법적 보완이 필요하다고 생각된다.