성명상표의 등록 및 사용에 대한 연구

Abstract

본 논문은 성명상표를 둘러싼 상표법상 제문제에 대하여 연구하고자 한다. 성명상표는 누군가의 고유한 이름으로서, 대중에게 인지도가 있는 연예인 등의 경우에는 그 이름에 이미 신용과 고객흡인력이 확보되어 있어 최근에는 성명상표의 출원이 증가하고 있다. 그런데, 성명상표는 상표로서 선택되기 이전에 누군가의 이름이기 때문에, 법률적으로는 인격적 이익의 대상이 되므로 이름이 아닌 일반 명사나 조어 등으로 구성된 상표에서는 발생되지 않는 쟁점을 불러일으킨다. 이에 본 논문에서는 성명상표의 출원이 계속적으로 증가되고 있다는 점, 퍼블리시티권을 청구원인으로 한 소송이 상표무효소송과 함께 제기되고 있다는 점 등에 착안하여, 성명상표에 특히 유명인의 경우 퍼블리시티권이라는 권리가 형성되어 있다는 점을 기본 전제로 하여, 1) 성명상표의 특수한 등록요건의 문제, 2) 성명상표의 사용시 발생되는 문제를 논의하고, 퍼블리시티권과 저촉되는 상표권이 형성될 경우 이를 무효화 할 수 있는 등록무효규정이 존재하지 않으므로 이에 사후 조정장치가 마련되어야 함을 주장하고자 한다. 또한, 퍼블리시티권과 저촉되는 상표권의 사용과 관련하여 상표권의 남용에 해당할 수 있는지를 논의하고 최근 신설된 부정경쟁방지법 제2조 1호 차목에 해당할 수 있을지 여부 및 부정경쟁방지법에 해당한다고 할 경우 지식재산권의 권리 저촉 규정으로서의 제53조 제2항의 신설조항이 성명상표 사용에 적용될 수 있는지 검토하고자 한다.

성명상표를 제대로 이해하기 위해서는 성명상표를 둘러싼 권리들을 먼저 살펴보아야 하므로, 사람의 성명과 관련하여 인정되는 인격권, 성명권이 성명상표에서 문제됨을 제시하였다. 인격권은 헌법에서 도출되는 권리로서 인격권 및 성명권은 학설 판례를 통하여 인정되고 있으며, 인격권은 헌법에서 보장하는 상표법보다 상위의 권리로서 현행 상표법상 인격권 보호 취지의 조항으로서 고인의 성명에 대한 상표법 제7조 제1항 제2호 및 현존하는 자의 성명에 대한 상표법 제7조 제1항 제6호에 대한 법원의 인격권 보호 취지 판시를 소개하였다. 한편, 상표법상 저명한 성명을 타인의 상표로 등록할 경우 저명한 본인의 동의를 받을 경우 가능하도록 한 것이 인격권의 침해법리에서 비롯되었음을 살피면서 성명상표의 문제는 크게 인격권을 염두에 두고 해결되어야 함을 제시하였다.

성명상표에서 분쟁이 발생하는 것은 유명인의 성명을 타인이 등록받아 사용할 경우이므로 이 경우에는 특히 퍼블리시티권과의 저촉이 문제되는 바, 퍼블리시티권의 개념과 보호대상 등을 알아보았다. 퍼블리시티권에는 상표권과 중첩되는 법적 이익이 존재하기 때문에 실제 분쟁 사례에서는 타인의 퍼블리시티권의 대상을 상표 등록하였을 때 권리간 충돌이 발생된다.

성명상표에 있어 특히 그룹사운드명칭의 경우에는 멤버가 아닌 자가 상표권을 취득한 경우로서, 소속사가 상표권을 취득한 경우에는 협업관계가 깨진 경우 그룹사운드 멤버들이 상표권을 갖고 있지 않다고 하더라도 상표법 제51조에 의하여 그 명칭을 계속하여 사용할 수 있고, 소속사의 상표권은 연주활동주체에 의하여 명칭이 주지저명해진 경우 상표권의 무효가 가능하다. 멤버 및 소속사가 아닌 제3자가 상표권을 취득한 경우에는 상표법상 등록무효사유를 적용하기 힘들 수 있는데, 퍼블리시티권에 기하여 상표권 남용 및 부정경쟁행위를 통하여 제3자의 상표권을 무력화하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 한편, 성명이 자연인의 성명인지 고인의 성명인지와 관련해서는 사자의 퍼블리시티권의 인정여부와 존속기간의 문제와 직접적으로 연관되며 퍼블리시티권의 사후 존속이 인정되므로 고인의 성명의 경우에도 고인과의 관계를 허위로 표시한 경우에만 부등록되도록 하는 상표법 규정은 검토해보아야 할 것이다.

성명상표의 유사판단과 관련해서는 특히 외국인의 성명으로 구성된 표장일 경우 음절이 길다하여 분리관찰되는 경우가 있었으나, 성명은 그 전체로서 동일성을 가지는 것이고 성(surname) 자체는 본질적으로 다수인이 공유할 수 있는 것이므로 성명상표의 일부분 자체가 특정인의 상품을 떠올릴정도의 저명성을 확보하지 않은 상황에서 분리관찰을 하는 것은 바람직하지 못하다.

성명상표의 등록요건과 관련하여, 우리나라는 상표법상 등록주의 선출원주의를 채택하고 있으므로 타인의 성명이 유명해지기 전에 쉽게 모방하여 출원 후 등록을 받을 수 있으므로, 유명인 본인이 아닌 자의 상표 등록에 의한 상표권이 유명인의 퍼블리시티권과 충돌할 경우 사후적인 무효사유 방안을 마련하여야 한다고 판단한다. 기존에는 이와 같은 문제를 해결하기 위하여 상표법 제7조 제1항 제4호를 활용하여 왔으나 상표법 제7조 제1항 제2호의 고인과의 허위 표시 요건의 완화 등 구체적인 법조문 등의 마련을 검토할 필요가 있다.

성명상표의 사용과 관련해서는 미국에서는 사용주의 국가로서 타인의 성명을 모방출원한 경우 상표권이 형성되는 사례는 찾아 보기 어렵고, 유명인의 성명을 영화제목, 노래제목 등 혹은 광고 문구에 사용한 경우 연방상표법 제43(a) 가 흔히 거론된다. 왜냐하면 미국은 퍼블리시티권이 주법차원에서 규율되므로 연방법에 근거한 조문으로 연방상표법 제43(a) 를 찾게 되는 것이다. 연방상표법 제43(a) 에서는 특히 혼동가능성의 판단을 중점으로 하게 되며, 퍼블리시티권의 소송에서는 상표의 식별력의 정도에 있어 상표를 원고의 이름과 유사물(likeness)등으로 대체하여 판시된 판례가 적용되고 있다. 연방상표법 제43조(a) 주장에 대한 항변으로는 First Amendment 에 기하여 이루어지며, 연방상표법상의 권리와 표현의 자유에 대한 권리 조정은 Roger test 등 미법원에서 확립된 test 에 의하여 이루어지고 있다.

국내에서의 유명인의 성명상표의 사용에 대하여는 부정경쟁방지법상 제2조 1호 가목 내지 다목 외에 특히 최근 신설된 차목에 의하여 부정경쟁행위에 해당함을 근거로 사용금지청구를 해볼만 하다 할 것이다. 즉, 유명인의 성명상표를 사용하는 경우 유명인의 연예 활동 등으로 구축되는 고객흡인력이라는 성과물을 자신의 영업을 위하여 제품에 부착하거나 광고 등에 사용하고, 결국 유명인이 자신의 고객흡인력에 기반하여 자신의 성명 등에 대한 Licensing 기회 등을 박탈하여 그 경제적 이익을 침해하는 행위에 해당할 수 있기 때문이다. 한편, 이러한 부정경쟁행위에 해당하더라도 타인의 상표권이 존재하는 상황에서 상표권이 무효되지 않는 상황에서 부정경쟁행위에 해당할 수 있는지 문제되는데, 이는 등록된 상표의 사용일지라도 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래질서를 어지럽히는 경우 권리 남용에 해당된다는 확립된 법원의 태도에 의하여 부정경쟁행위에 해당할 수 있을 것이다. 한편, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 신설에 따라 상표법에서는 기존의 특허권, 디자인권 등의 지적재산권과 충돌하는 상표권의 권리 조정방식을 규정하였던 제53조에서 제2항으로 등록상표의 사용이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에 해당할 경우 동의를 구하도록 규정함으로써 상표법상에서 권리 충돌시의 사후 조정방식 규율 조항을 도입한 것은 바람직한 일이라 하겠다.

성명상표의 출원이 증가하고, 유명인의 성명 등에 대한 퍼블리시티권의 보호 요구가 높아지는 상황에서 퍼블리시티권과 저촉되는 상표권이 형성될 경우 사전 규율 방식으로서의 등록요건 검토와 제정비가 요구된다. 사후 규율방식으로서의 저촉에 따른 사용 관계 규정의 제53조 제2항의 신설은 본 논문의 취지와 부합하며, 다만 신설된 부정경쟁방지법 제2조 제1항 차목과 상표법 제53조 제2항은 퍼블리시티권과 상표권의 충돌되는 성명상표의 문제에 있어 바람직한 적용과 법률 운용이 요구된다.