소프트웨어 특허에 있어서 기능식 청구항의 해석에 관한 연구

Abstract

소프트웨어 발명의 특수성을 고려한 기능식 청구항의 해석 기준에 관하여 검토한다. 특히, 미국에서는 소프트웨어 특허의 기능식 청구항의 해석에 관한 논의가 어떻게 이루어지고 있는지를 특허전담 연방항소법원(CAFC)의 판결을 중심으로 살펴보고, 이를 바탕으로 우리 나라 법 제도 하에서는 소프트웨어 특허의 기능식 청구항을 어떻게 해석해야 할지에 관하여 살펴본다.

미국의 특허전담 연방항소법원(CAFC)은 일련의 판결들을 통하여, 소프트웨어 특허에서 기능식 청구항에 기재된 기능에 상응하는 구조란 무엇이며, 명세서에 그 상응하는 구조를 어떻게 개시하여야 35 U.S.C. §112 ¶6 하의 적법한 개시에 해당하는지, 그리고 소프트웨어 특허의 기능식 청구항의 보호 범위는 어떻게 정해지는지에 관하여 논하였다. 반면에, 우리 특허법은 소프트웨어 발명 분야를 포함하여 일반적인 기능식 청구항에 있어서 그 해석 기준에 대하여 명시적으로 규정하고 있지 않아, 학설과 판례에 의존하여 해석하고고 있는 실정이나, 여러 사건들에서 보이는 대법원의 입장이 서로 달라 논란이 되고 있다. 뿐만 아니라, 기존의 우리 대법원 및 특허법원 판례 중 소프트웨어 발명의 특수성을 고려하여 그 해석 기준을 논한 판례는 아직 그다지 많지 않아, 판례의 경향에 비추어 소프트웨어 특허에 있어서의 기능식 청구항의 해석 기준을 논하기는 쉽지 않다. 따라서, 소프트웨어 특허에 있어서의 기능식 청구항 해석에 관하여 이미 많은 논의와 사례가 발전된 미국의 해석 법리를 참고하여, 우리 법제에 알맞은 소프트웨어 특허의 기능식 청구항의 해석 기준을 마련해 볼 수 있을 것이다.

우리 나라의 기능식 청구항 해석 기준에 관해 보다 구체적으로 살펴보면, 가장 최근의 대법원 판결인 대법원 2007후4977 판결과 이를 심사 기준으로 수용한 특허청의 입장을 기준으로 본다면, 신규성과 진보성의 특허 요건 판단의 전제로서 기능식 청구항의 내용을 확정할 때, 기재된 기능을 갖는 모든 물건을 포함하는 것으로 해당 기능식 청구항을 넓게 해석한다고 볼 수 있으며, 이러한 해석 기준은 미국의 기능식 청구항 해석 기준과는 상이한 것으로 보여진다. 미국 특허법과 달리, 기능식 청구항 해석 기준에 대한 명문의 규정을 두고 있지 않은 우리 특허법 상, 특허 요건 판단 시의 청구항 해석의 일반 원칙의 예외로서 기능식 청구항을 명세서와 도면에 기재된 실시예를 비롯한 구체적인 구성으로 제한하여 해석하는 입장을 취하기에는 무리가 있는 바, 대법원 2007후4977 판결과 특허청의 심사 기준은 우리 특허법 상 합리적인 판단 기준으로 생각된다. 그리고, 이와 같은 우리 특허법과 특허청의 심사지침, 대법원의 판례 경향 등에 비추어 볼 때, 특허 요건 판단시에는 소프트웨어 발명에 있어서도 다른 기술 분야에서와 마찬가지로, 청구항에 기재된 기능을 수행하는 모든 범용 컴퓨터 또는 프로세서를 기준으로 삼고, 이를 선행 기술과 대비하여 신규성 및 진보성을 판단할 수 있을 것으로 생각된다.

그러나, 등록 특허의 보호 범위를 확정하는데 있어서, 우리 대법원 판례의 경향은, 미국의 해석 법리와 유사하게, 기능적 표현으로 기재된 특허청구범위의 기술적 범위를 확정하기 위하여 특허 발명의 명세서의 상세한 설명과 도면을 참작하여야 한다는 제한 해석의 입장을 취하고 있는 것으로 보여지는 바, 소프트웨어 특허의 기능식 청구항의 해석에 있어서 미국의 법리를 적용하여, 명세서에 기재된 알고리즘으로 청구항을 제한 해석하는 것을 검토하여 볼 수 있을 것으로 생각된다. 다만, 우리 특허법이 35 U.S.C. §112 ¶6와 같은 기능식 청구항의 보호 범위를 제한 해석하는 규정을 명시적으로 두고 있지 않다는 점에서, 그 제한 해석의 범위에 신중을 기하는 것이 필요하다고 생각된다.

This article generally explores issues relating to functional claims (or means-plus-function claims) in software patents. In particular, this article reviews the relevant laws of the United States and Korea, and several cases of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) focusing on claim construction of the functional claims in software patents. This article then discusses issues on claim construction of the functional claims in software patents under Korean patent practice.