공동연구개발에 따른 지식재산권 권리관계 : 특허권을 중심으로 -

Abstract

국문초록

공동연구개발에 따른 지식재산권 권리관계 - 특허권을 중심으로 -

현대사회의 기술 발전 속도가 빨라지면서 단독으로 연구개발을 수행하여 연구개발 결과를 도출하는 것보다 공동으로 연구개발을 진행하여 새로운 연구 결과를 이끌어내는 경우가 증가하고 있는데, 그 개발의 형태가 다양하고 연구개발 당사자별로 연구의 목적 및 이해관계가 다를 수 있기 때문에 단독으로 연구하는 경우에 비해 그 권리관계가 복잡해질 수밖에 없다. 이에 따라 공동연구개발의 개념, 형태, 이를 규율하는 법 규정을 통해 공동연구개발이 무엇인지 살펴보고, 공동연구개발의 결과 발생하는 지식재산권 중 특허권을 중심으로 한 권리귀속, 권리행사 및 그에 대한 제한, 구제방법에 관하여 검토하여 공동연구개발계약을 체결할 때에 고려할 사항이 무엇인지 알아보고자 한다.

공동연구개발은 복수의 연구주체가 동일한 연구과제의 수행에 소요되는 연구개발 자금, 인력, 시설, 기자재, 정보 등을 공동으로 부담하여 진행하는 연구개발방식으로서 산학연협력, 자체연구개발, 위탁연구개발, 기술구매 또는 라이선싱(Licensing)과 구별되고, 그 계약의 성질은 무명의 쌍무계약으로 볼 수 있다. 공동연구개발을 통해 상호 간의 기술을 보완하여 시너지 효과를 낼 수 있다는 장점이 있으나 상호 간의 정보 교환으로 영업비밀 누설의 위험도 존재한다.

공동연구개발에 적용되는 법률관계를 보면, 국가연구개발사업의 경우, 대학이 계약의 당사자인 경우, 대기업과 중소기업 간의 공동연구개발의 경우, 국제 공동연구개발인 경우에는 각 특별 규정이 적용되고, 공동연구개발과 관련한 지식재산권 권리관계는 특허법 등 일반 지식재산권법의 규율을 받으며, 그 외 공동연구개발 자체를 제한하는 규정과 연구개발의 결과물에 대한 지식재산권을 제한하는 규정이 있다.

공동연구개발의 권리귀속 주체를 보면, 특허를 받을 권리 및 특허권은 발명자에게 귀속되는 것이 원칙이나 이전할 수 있으므로 발명자가 아니더라도 발명자로부터 권리를 이전받아 권리귀속 주체가 될 수 있다. 다만 국가연구개발사업의 경우 등 권리귀속 주체를 법 규정에서 제한하는 경우가 있다. 이에 따라 공동연구개발의 권리귀속의 근거는 계약 또는 법 규정으로 구분할 수 있고, 계약에서 정하지 않은 경우에는 특별한 제한이 없는 한 특허법에서의 공동발명의 판단기준에 따라 권리귀속을 판단하게 된다. 다만, 계약에서 정한 경우라고 하더라도 직무발명 승계를 위한 계약 또는 내부규정이 존재하는지 여부, 직무발명 승계와 제3자의 권리 취득과의 관계 등에 따라 계약에서 정한 대로의 권리귀속이 이루어지지 않을 수 있으며, 이와 관련하여 2011년에 선고된 미국 연방대법원의 Stanford Univ. v. Roche 판결을 참고해볼 수 있다. 특허법에 따른 공동발명을 판단하는 기준은 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 이전까지는 법원의 입장이 명확하지 않았다면 위 판결 이후로 법원은 공동발명으로 인정하기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있고 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 한다는 확립된 판단기준을 제시하고 있다.

공동연구개발의 권리귀속의 형태를 보면 종래에는 예를 들어 대학과 기업 간 공동연구개발을 진행하는 경우 기업에서 그 결과물의 활용을 용이하게 하기 위해 단독소유로 약정하는 경우가 많았고 영국과 미국에서는 분쟁 최소화 등을 이유로 단독 소유형태를 권장하기도 한다. 공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 단독으로 소유하는 경우에는 계약의 다른 당사자에게 실시료 없이 실시권을 보장하거나 수익의 일부를 지급하는 방법 등으로 공동연구개발에의 기여를 보상하여 이해관계를 조정하는 것이 적절하다. 공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 공동으로 소유하는 경우에는 그 소유의 형태가 무엇인지에 따라 권리 행사 및 제한이 달라지는데, 대법원은 이를 민법상 합유에 준하는 준공유관계로 판단하는 입장을 취하다가 2004년 이후부터 민법상 공유의 규정을 적용하는 입장으로 변화하였다. 이에 따라 특허법에서 명시적으로 규정하지 않은 사항들은 민법상 공유의 규정을 적용하여 판단할 수 있게 되었다.

공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 공동으로 소유하는 경우 권리 행사 및 제한에 관하여 단계 별로 살펴보면, 먼저 특허를 출원하고자 할 때에는 공동연구개발계약의 당사자 전원이 특허출원에 동의하여야만 출원이 가능하고 일부가 부동의 한다면 이는 영업비밀의 형태로 남게 되며 특허출원을 희망하는 당사자들끼리 개별적으로 특허출원을 진행할 수는 없다. 이러한 경우를 대비하여 공동연구개발계약의 당사자 중 결과물에 대한 지식재산권을 영업비밀로 남겨두기를 희망하는 경우에는 이을 공동으로 소유할 것이 아니라 영업비밀로 남겨두기를 희망하는 당사자의 단독 소유로 하되, 다른 당사자들에게는 그에 대한 보상을 해주도록 하는 내용을 공동연구개발계약에 반영하는 것을 검토해볼 수 있다.

특허를 출원한 이후에는 공동연구개발계약에서 다른 약정을 하지 않는 한 공동 특허권자는 특허권 전체를 각자 자유로이 실시할 수 있다. 이때 제3자를 통해 위탁 생산하는 것이 자기실시의 범위에 속하는지 여부가 문제된다. 자기실시의 범위에 포함된다고 한다면 공동연구개발계약의 다른 당사자들의 동의 없이도 실시가 가능한 반면, 자기실시의 범위에 포함되지 않는다고 한다면 다른 당사자들의 동의가 있어야 하기 때문이다. 우리나라에서는 자기실시로의 인정 범위에 대해 명시적인 판단을 한 사례가 발견되지 않으나, 일본의 경우 최고재판소 판결을 통해 판단기준이 제시된 바 있고, 위탁 관계 및 지휘·감독 관계뿐만 아니라 제품을 전부 권리자에게 인도하고 다른 방법으로 판매하지 않는 경우라면 제3자의 실시를 자기실시로 인정하겠다는 것이다. 따라서 공동연구개발계약을 체결할 때에 제3자의 실시를 전면 배제하고 싶거나 그 범위를 좀 더 폭 넓게 인정받고자 한다면 명시적으로 제3자를 통한 위탁 생산의 자기실시 인정 범위를 공동연구개발계약에 반영할 필요가 있다.

이때 자기실시 능력이 없거나 자기실시를 하지 않는 당사자라면 자기실시를 제외한 다른 방식으로의 권리 행사를 위해서는 공동연구개발계약의 다른 당사자들의 동의를 받아야 하므로 특허권을 공동으로 소유하는 것만으로는 공동연구개발에 대한 기여를 보상받는다고 보기 어렵고 대기업과 중소기업 간의 공동연구개발의 경우에는 각자 자기실시할 수 있다고 하더라도 중소기업의 제품화능력이 부족하다는 측면에서 미실시에 대한 보상이 필요한지에 관한 논의가 있다. 이에 대해 특허법에는 미실시 보상을 인정하거나 금지하는 명문의 규정이 없으나 별도 약정시 자유 실시를 제한할 수 있다고 규정하고 있으므로 공동연구개발계약 체결시 당사자들의 특허권 활용의 정도에 따라 미실시 보상을 인정하는 내용을 포함시킬 수 있다고 생각된다. 특허권을 활용하는 방법 중에는 지분을 양도하거나 제3자에게 실시권을 부여하거나 질권을 설정하는 방법이 있는데, 공동연구개발계약의 다른 당사자들의 동의를 받아야 가능하다. 이러한 제한은 특허권을 자기실시할 수 없거나 자기실시 하지 않는 당사자의 입장에서는 특허권을 통한 이익 향유 자체를 제한한다는 측면에서 다른 당사자들의 동의 없이도 권리행사를 할 수 있게 해야 한다는 논의가 있는데, 이 또한 미실시 보상을 인정하는 방법으로 해결할 수 있을 것이다.

이와 관련하여 공동 소유 관계를 해소하기 위해 다른 공동 소유자를 상대로 특허권의 분할을 청구할 수 있는지에 관한 논의가 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이 특허권의 공동 소유를 민법상 공유로 본다면 공유물의 분할청구 또한 가능하다고 하겠으나 특허권의 성질상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 나눠질 수 없다는 점에서 분할의 가부에 관한 논의가 있었으나, 대법원은 민법상 공유 규정을 적용할 수 있다고 보면서 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결을 통해 특허권의 분할이 가능하다고 판단하였다. 이에 따르면 다른 공동 소유자의 부동의로 지분을 양도할 수 없었던 당사자는 지분을 처분할 수 있는 기회가 생겨 재산권을 행사할 수 있게 되었다는 측면에서 바람직하나, 특허권을 직접 활용하던 당사자는 특허권에 대한 경매로 인해 계속적 특허 활용이 어려워질 위험에 처하게 되었다. 따라서 특허권의 직접 활용 가능성 또한 보장해줄 수 있는 보완책이 필요하고 이러한 방법으로서 가격배상 방법에 의한 분할을 인정하거나 특허권의 공동 소유자에게 우선매입권을 인정하는 내용의 규정을 신설할 필요가 있다. 다만 현재로서는 특허권을 직접 활용하고자 하는 당사자의 입장을 고려한다면 공동연구개발계약 체결시에 가격배상 방식으로의 분할, 우선 매입권 부여 등의 내용을 반영하는 방법을 생각해볼 수 있을 것이다.

한편, 단계별로 발생할 수 있는 지식재산권 침해행위에 관해 살펴보면 공동연구개발 단계에서는 비밀유지의무를 위반하여 당사자 간 공유한 영업비밀을 외부에 공개하는 행위, 공동연구개발을 완료하여 결과가 도출된 단계에서는 다른 당사자의 동의 없이 연구결과를 임의로 공개하거나 임의로 특허출원하는 행위, 공동연구개발 결과물에 대한 권리 행사 단계에서는 다른 당사자에게 부여한 실시권을 침해하는 행위, 다른 당사자의 동의 없이 제3자에게 지분을 양도하거나 질권을 설정하거나 실시권을 부여하는 등의 행위로 인해 지식재산권이 침해될 수 있다. 따라서 공동연구개발계약을 체결할 때에는 침해행위가 발생하였을 때에 관련 법 뿐만 아니라 계약에 근거하여 권리회복을 위한 구체적인 조치를 취할 수 있도록 금지되는 행위 및 위반의 효과를 명확히 규정하고 한편으로는 계약의 이행을 심리적으로 강제할 수 있도록 규정할 필요가 있다.