특허소진법리의 비교법적 고찰

Abstract

<국문 초록> 특허제도는 특허권자에게 독점 배타권을 부여하여 강력하게 보호하지만 동시에 강력한 보호로 인한 폐해나 문제를 방지하는 제도를 도입하여 이를 규제한다. 본 논문에서 다루고자 하는 쟁점은 특허권자 등이 특허품을 생산, 판매후에 특허권을 행사하는 경우 이를 규제할 수 있는 법리에 관한 것이다. 특허권자가 특허품을 판매하면 특허품의 소유권은 구매자에게 양도되지만 특허권의 속성상, 특허권의 객체인 발명의 무체적 속성상 직접지배할 수는 없어 특허권은 양도되지 아니하고 특허권자에 유보된다. 이 경우 형식논리대로 하면 특허권자는 구매자를 상대로 특허침해를 주장할 수 있게 되는데 이러한 특허권 행사를 규제하는 근거에 관하여 논의한다. 특허제도의 취지에 비추어 최초판매 당시에 특허권에 대한 보상을 받았거나 받을 수 있는 기회가 있었다면 그 이후 이중보상은 허용될 수 없다는 이중보상설이나 유통안전상 허용할 수 없다는 유통안전 보장설 등 주로 특허제도의 정책적 측면에서의 특허권 제한 이론들이 자주 거론되어 왔다. 하지만 법률적 관점에서의 제한근거에 대해서는 지금까지 구체적으로 논의된 바가 없어 명확하고 일관된 판단 기준과 요건을 파악하기 어려웠다. 한편, 특허품 거래 관련, 특허권 행사규제에 관한 법률적 근거에 관해서는 특허법에 명문의 규정이 없으므로 법률해석 원칙에 의거, 일반법인 민법상의 권리남용 금지원칙을 그 근거로 삼아 특허권의 효력 제한의 요건 및 효과를 정리할 수 있다. 권리남용 금지원칙에 의하여 제한시키고자 하는 대상은 특허권자가 구매자를 상대로 행사하는 특허권자의 행위이므로 권리제한의 대상은 특허권의 배타적 효력이며 독점적 이용권한(생산행위 등)은 그 대상이 아니며 따라서 제한되지 아니한다. 결과적으로 특허권자가 특허품 판매후 권리행사를 권리남용행위의 하나의 유형으로 간주하고 권리남용 법리에 입각, 이러한 권리행사를 제한하며 구체적으로는 특허권의 효력 중 침해행위 금지청구권과 손배배상청구권이 제한된다고 할 수 있다. 이를 토대로 특허소진의 개념을 정의하면, 특허소진은 특허권 자체의 소진을 의미하는 것이 아니라 판매된 특정 특허품에 관한 특허권자의 배타적 청구권이 소진되는 것이라고 정의할 수 있다. 달리 말하면, 특허소진은 권리남용 금지원칙이 특허품 거래관계에 투영되어 현재화(顯在化)된 개념이라고 할 수 있다. 즉, 특허소진은 특허권의 소멸원인이 아니라 특허권의 효력제한 사유에 해당하며 침해분쟁시에는 침해주장에 대한 항변사유에 속한다고 할 수 있다. 한편, 특허권 배타적 효력의 제한이 미치는 범위는 국가별로 즉, 특허소진의 법적성질에 따라 차이가 있는데 우리나라와 일본은 공익적 관점에서 당사자 간의 합의를 불문하고 특허품 판매 즉시, 특허권의 효력을 전면적으로 획일적으로 제한시킨다는 소위, 강행규범적 소진법리를 채택하고 있다. 이에 반해, 미국의 경우는 계약자유의 원칙을 중시하여 당사자 간의 자유로운 합의에 의하여 특허권의 효력의 제한범위를 임의로 설정하는 것을 허용하는 소위, 임의규범적 소진법리입장을 택하면서 당사자 간 조건부 합의에 의하여 소진배제를 허용한다는 입장을 취한 바 있다. 이러한 미국의 일관되고 전통적인 임의적 소진론 입장이 최근에 Impression 판결에서 변경되어 지난 2백년간 축적되어온 기존의 판례와 충돌이 예상되는 바, 향후 개별 사건에서 판결향방에 귀추가 주목되고 있다. 특허소진법리는 특허권의 효력제한 사유이면서 동시에 특허침해 주장에 대한 항변사유인 바, 논리 필연적으로 특허침해 요건과 연동될 수 밖에 없다. 특허권의 효력이 미치지 아니하는 비침해 영역에서 특허권의 효력제한을 논하는 것은 실익이 없기 때문이다. 이에 본 논문에서는 특허소진의 성립요건 및 적용범위 등에 관하여 특허침해 요건을 기준으로 상호 연계하면서 논의하였다. 객체적 범위에 관해서는 직접 침해품인 판매된 해당 특허품을 대상으로 판단하는 것이 원칙이며 대부분의 국가들도 일치된 입장이다. 하지만, 간접 침해품 (필수전용부품 등)의 취급에 관해서는 국가별로 차이가 있다. 미국의 경우, 반제품에 이어 부품에 이르기까지 특허권자가 거래를 통하여 일부라도 보상받았거나 그 기회가 있었다면 미완성품의 거래에 의해서도 완성품 특허도 소진되는 소진법리 확대론적 입장을 취하고 있는데 비하여 일본은 판매된 특허품과 동일성이 결여되고 직접침해 요건을 만족하지 못한 미완성품에 대하여 무리하게 소진 법리를 확대 적용하기 보다는 소진법리의 한계를 보완하는 차원에서 소진법리 보완론적 입장을 취하고 있으며 구체적으로는 묵시적 실시권 법리를 적극 활용하고 있다. 권리적 측면에서는 본질적으로 방법특허를 구현하는 유형의 물품을 상정할 수 없으므로 소진법리 적용대상이 될 수 없으나 다른 한편으로 방법특허를 일률적으로 소진대상에서 제외시키면 도리어 소진 법리를 우회하는 방법으로 악용되거나 형해화시킬 수 있다는 문제점이 있으므로 이를 최소화하는 차원에서 제한적인 요건 하에서 방법특허의 소진을 고려할 수 있다. 즉, 방법특허의 종류에 따라 물리적으로 유형화될 수 있는 정도가 달라지므로 생산방법 특허, 공정 방법 특허, 그리고 단순 사용방법 특허 등 각각의 유형별로 적용요건을 달리하여 소진법리를 적용하는 것이 바람직하다. 미국의 경우처럼 물건특허가 소진되면 일률적으로 방법특허도 항상 무조건 소진시킨다는 입장은 일방적이고 과도하다는 비판이 있다. 소진 법리의 지역적 범위관련, 특허권의 효력은 원칙적으로 국내에만 미치므로 소진의 범위도 국내에만 미치는 것이 타당하지만 최근 Impression 사건에서처럼 지역적 범위를 확대 적용하는 국제 소진론 (또는 특허품 병행수입론)이 대두되는 경우, 논란이 적지 않다. 가장 큰 쟁점은 속지주의 원칙과 충돌문제이다. 참고로 일본은 BBS 사건에서 소진법리 적용은 무리라고 판단하고 묵시적 실시권 법리를 적용하여 쟁점을 해결하고 있다. 지역적 범위의 과도한 확대보다는 묵시적 실시권 법리를 적용하는 것이 바람직하고 합리적이다. 최근 미국의 사법당국은 NPE 등 특허권자의 권리남용 행위를 규제한다는 정책적 고려가 강조되면서 전방위적으로 특허권 보호를 약화시키는 반특허 (Anti-Patent)정책을 강력하게 전개하고 있으며 특허의 추(Patent Pendulum)가 특허권 규제 방향으로 움직이는 흐름이 지속되면서 미국의 소진 법리는 다소 지나칠 정도로 확대되고 있다. 하지만, 우리나라는 미국과 특허관련 토양과 제도와는 기본적으로 달라 소진법리 확대는 신중하게 접근할 필요가 있다. 소진법리가 강화, 확대되면 특허권 보호는 그 이상 급격히 위축될 수 밖에 없어 혁신과 산업 발전이 더디게 되며 궁극적으로 특허제도의 무용론이 만연될 수 있어 오히려 부작용이 더 클 수 있다. 한편, 일본은 과거의 폐쇄적이고 자의적인 해석론에서 벗어나 소진법리를 적절하게 탄력적으로 보완하는 모습을 보이고 있어 우리나라에도 시사하는 바가 적지 않다. 즉, 소진법리가 적용되기 어려운 국제거래의 경우나 또는 부품거래의 경우에는 (과거의 해석론이 아닌) 영미법계의 묵시적 실시권 법리를 적극적으로 활용하고 있음을 알 수 있다. 특허소진법리는 원칙적으로 특허권자가 판매한 특허품에만 국한되며 (객체적 범위) 더군다나 우리나라의 경우 특허침해 요건상, 특허품을 업으로서 실시하는 자를 대상 (주체적 범위)으로 소진법리가 적용되어야 하므로 일반공중에 직접적으로 미치는 영향이 없는 상황인 바, 소진법리를 공익적 차원에서 접근하는 것은 실익이 없다. 따라서 공익보호를 목적으로 획일적이고 무조건적인 특허소진법리 적용은 불합리하므로 적정하고 탄력적으로 운용하는 것이 타당하다고 생각하며 이에 본 고에서 강행적 소진법리의 완화와 묵시적 실시권 법리의 도입을 입법론적 관점에서 제안하고자 한다.