선사용 항변에 있어 기술적 사상에 관하여

Abstract

특허법은 특허권자 아니지만 출원하지 아니한 선사용 발명을 보유하고 있는 자에게 선사용에 의한 통상실시권이라고 하는 무상의 실시권을 부여한다. 발명 후에 그것을 특허 출원할지 노하우로 가지고 있을지는 각 기업의 사정에 달려있을 것이고, 특허의 존속기간이 20년임을 고려할 때에, 반영구적인 보호가 가능한 노하우의 선택 가능성이 있으므로, 특허법 제103조는 특허출원 시에 그 특허 출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허 출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 부여한다. 그러나, 선사용권은 절대적 권리가 아니며, 항변권으로 행사 가능할 뿐이기 때문에, 이용된 사례가 많지 않다. 국내에서는 선사용권이 침해소송에서 다루어지는 경우가 거의 찾아볼 수 없고, 미국도 선사용권을 다시 도입한 후 사례를 찾아보기 힘들다. 이에 반하여, 일본에는 다양한 판례가 존재하는데, 과거부터 기술 유출 우려로 인하여 해당 기술 및 발명을 노하우로 유지하려는 요인이 강했다는 것이 그 이유일 것이다. 최근 일본 지적재산 고등재판소는 수치한정발명에 대한 선사용권 주장에 대하여 구현된 기술적 사상이 같지 않고, 설령 조성비가 같은 범위에 있더라도 그 범위에 있어 기술적 사상이 없다라는 판결을 내렸다. 비록 국내에서 선사용의 항변이 이루어지는 경우는 거의 없는 것으로 보이나, 한국 및 일본의 법제가 유사하다는 점, 그리고 화학 업계 등에서 수치한정발명이 중요한 의미를 지니고 있으므로, 검토의 가치가 있을 것이다. 수치한정 내에 선사용 발명이 있어야 하고, 그것에 기술적 사상이 있어야 한다는 것은 선사용자에게 예기치 못한 것으로 선사용 성립 조건을 완화하거나 반대로 수치한정발명의 성립을 더 어렵게 해야 한다는 의견 등이 있다. 적어도 이 선사용권 불인정 판례는 기술의 공개를 대가로 독점의 이익을 누린다는 특허법이 아닌 노하우로 기술을 유지하려는 화학 약품 제조 업계에 있어 중요한 의미를 갖는 것으로 생각되며, 과거부터 기술 유출 우려로 인하여 해당 기술 및 발명을 노하우로 유지하려는 요인이 있었고, 이를 부정경쟁방지법이 아닌 선사용권으로 보호를 받고자 하는 기업 등이 있었지만, 그러한 전략을 정면에서 부정하고 있기 때문이다. 이 논문에서는 기술적 사상이 존재하지 않음을 들어 선사용권을 부정한 일본 지적재산 고등재판소의 판결을 자세히 살펴보고, 기술적 사상의 동일성의 필요성에 대해 알아볼 것이다. 또한, 선사용 항변 시의 증거능력 강화를 위한 방법에 대해 알아보고, 마지막으로 수치한정발명의 선사용권 성립 여부를 판단하는 방법을 제안할 것이다.

The Patent Law grants a person who is not a patentee but has an invention of prior-use that does not apply for a patent, a shop right called a prior user right. It will depend on each company to decide whether to apply for a patent or have it as know-how after the invention, and considering that the patent lasts 20 years, there is a possibility of choosing know-how that can provide almost permanent protection, so Article 103 of the Patent Act grants a person, who has created the same invention as a patent claimed in an application filed for registration of the patent without prior knowledge of the invention claimed in the patent application, or who has become aware of such patent from the person who had created it before the patent application was filed, and practices or prepares to practice the patent for business purposes within the Republic of Korea, the prior user right. However, the prior user right is not an absolute right, and it can only be exercised as a defense to litigation, so there are not many cases used. In Korea, the prior user right is rarely dealt with in infringement lawsuits, and it is hard to find a case after the U.S. reintroduces the prior user right. On the other hand, there are various precedents in Japan, which may be the reason why there have been strong reasons to maintain the technology and invention as know-how in the past due to concerns over technology leaks. Recently, the Japanese Intellectual Property High Court ruled against claims of prior user right to the invention defined by the numerical limitation that "there is no equivalent technological idea implemented and there is no technical idea in the scope even if the composition ratio is in the same range." Although there seem to be few cases asserted prior use right defense in South Korea, the similarity between the laws of Korea and Japan and the numerical-limits-invention in the field of chemistry have important implications, so it would be worth reviewing. Some researchers say that requirement for an prior users invention within the invention defined by numerical limits and a technological idea, which is unexpected for the prior user, should ease the requirement of prior user right or, conversely, make it more difficult to establish the numerical-limits-invention. At least this precedent is considered to have significant implications for the chemical manufacturing industry, which wants to maintain the technology as know-how rather than a patent, which enjoys monopoly profits in exchange for the disclosure of the technology. In the past, there have been reasons to maintain the technology and invention as know-how due to concerns over technology leaks, and there have been companies that want to be protected by prior user rights rather than Unfair Competition Prevention Act, but the case denies such strategies. In this paper, we will take a closer look at the ruling of the Japanese Intellectual Property High Court, which denied the prior user rights defense, citing the absence of technical idea, and look at the need for the equivalence of 'technical idea'. In addition, we will find out how to strengthen the capacity of evidence when asserting prior user rights, and finally propose how to determine whether the prior user right of the invention defined by numerical limitation is granted.