파라미터발명의 명세서 기재요건

Abstract

Parameter invention is a specific invention to the constituent elements of the invention by using newly created values of physical, chemical, and biological properties, or by using correlations between a plurality of variables. Thanks to the introduction and advancement of new technologies that measure and combine the properties of substances, the development and application of parameter inventions are popular in medicine, semiconductors, alloys areas, in place of the invention of the original substance, which requires a lot of time and costs to develop. Parameter inventions are included in the broader meaning of selection inventions, and numerical limited-inventions, so discussions on patentability of selection inventions and numerical limited-inventions can be applied. However, it is difficult to apply the criteria for determining patentability of selection inventions or numerical limited-inventions, because patentability of paratemeter inventions is created not only by the effect but also by various factors such as the technical meaning, the composition or elements, the measurement methods and the condition of parameters, etc. The Supreme Court of Korea explicitly clarified the written description requirements for the selection invention and the numerical limited- invention, but it has not specifically addressed the parameter invention. Regarding the written description requirements for the parameter inventions, there are many argues whether the method of applying the legal principles of the general written description requirements doctrines, the written description requirements for selection inventions or numerical limited-invention or the method of applying a specific written description requirements focusing on the unique characteristics of the parameter invention can be considered. If the written description is not complete, the patent holder is granted exclusive rights, whereas the public cannot use the disclosed technology, and in return for granting the exclusive right, it may be contrary to the purpose of the Patent Law to contribute to the industrial development through technology disclosure. This is a principle that applies to parameter inventions as well. In order to understand and easily implement the meaning of the parameters created by the inventors, the technical meaning and definition of parameters, measurement methods and conditions for parameter, desirable examples and comparative examples, and correlations with effects should be described in the written descriptions. But returning to the basic principle of the composition and effect of the invention, it is sufficient to describe the individual elements or conditions constituting the parameters as desired by the applicant, and to the extent that the expected effect of the invention can be obtained. Enablement requirements are satisfied if a person who skilled in the art understands the technical significance and effect of the parameter through the written description and can easily reproduce it, but is buried in the specificity of the parameter invention and requires an excessive level of description. And it is sufficient to disclose only the correlation between the parameter and the effect. In addition, even if it has the same effect as the well-known inventions, the critical effect or quantitative description should not be required, nor does it take into account the derivation process of parameters or the initiation of the mechanism of action in the enablement requirement. Regarding the supporting requirements, it is necessary to clearly distinguish enablement requirements and supporting requirements in consideration of the fact that their purpose and intentions are different, and separately reflected them in trial practice. Determine the supporting requirements based on the correlation between the technical significance and desired effect of the parameter, there is no need to strictly demand the corresponding relationship among them. Lastly, although the clarity of the claims is closely related to the validity scope of the patent right and the interpretation of the claims is very important, but compared to its importance, clarity requirements have not been widely used in a trial or many studies have been conducted. At least, the physical or chemical properties constituting the parameter, the shape and structure of materials and its measurement method, analysis method. of the parameter must be clearly described.

특허법 제42조는 발명가에게 기술 공개의 대가로 독점권을 부여하는 대신 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 명세서만으로 해당 발명을 재현할 수 있도록 명세서 기재요건을 규정하고 있다. 명세서 기재요건은 강학상 실시가능 요건, 뒷받침 요건, 명확성 요건으로 나뉘는데, 공개된 명세서를 통해 대중은 혁신적인 기술을 향유할 수 있을 뿐만 아니라 공개의 대가로 주어지는 독점권의 범위를 가늠할 수 있기 때문에 발명의 특허성과 관련하여 매우 중요한 위치를 차지한다. 한편, 원천(original) 물질의 발명에 많은 시간과 자본이 요구되는 상황에서 물질의 특성을 측정하고 조합하는 기술의 발전에 힘입어 성질 또는 특성에 의하여 물건을 특정하는 기재를 포함하는 소위 파라미터로 한정된 물질의 개발과 특허출원이 활발히 이루어지고 있다. 파라미터발명은 넓은 의미의 선택발명의 일종으로 볼 수 있고, 대체로 파라미터가 수치로 한정되어 있으므로 선택발명과 수치한정발명의 명세서 기재 요건을 파라미터발명에 그대로 적용하기도 한다. 그러나 파라미터발명은 효과 뿐 아니라 파라미터의 기술적 의미, 측정방법, 조건 등 다양한 요인들에 의해 특허성이 구현되므로 선택발명이나 수치한정 발명의 판단기준을 그대로 적용하는 것은 곤란하다. 대법원은 선택발명과 수치한정발명의 효과 기재 관련 명세서 기재요건의 판단 기준을 밝혔으나, 파라미터발명에 대해서는 구체적으로 설시한 바 없다. 파라미터발명의 명세서 기재요건과 관련하여, 일반적인 명세서 기재요건에 관한 법리를 그대로 적용하는 방안, 선택발명과 수치한정발명의 명세서 기재요건을 적용하는 방안, 파라미터발명만의 고유한 특성에 초점을 맞춘 별도의 명세서 기재요건을 적용하는 방안을 생각해 볼 수 있다. 명세서 기재가 충실하지 않다면 특허권자에게는 독점적 권리가 부여된 반면 대중은 공개된 기술을 쉽게 이용할 수 없으므로, 독점권을 부여하는 대가로 기술 공개를 통한 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법 목적에 반할 수 있고, 위 원칙은 파라미터발명에서도 마찬가지로 적용된다. 발명자가 창작한 파라미터의 의미를 이해하고 파라미터로 특정된 발명을 쉽게 실시하기 위해서는 파라미터의 정의, 측정방법과 조건, 실시례와 비교례, 효과와의 상관관계 등이 명세서에 상세하게 기재되어야 할 것이다. 그러나, 그 기재 정도를 일반적인 발명에 비해 엄격히 볼 필요는 없다. 발명의 구성과 효과라는 기본원칙으로 돌아가 파라미터를 구성하는 개별 요소나 조건들을 출원인이 목적한 바대로 결합시켜 발명이 예상하는 효과를 얻을 수 있을 정도로만 기재되어도 족하고, 효과의 기재나 실시예와 비교예의 기재 여부 및 정도도 이러한 차원에서 접근하는 것이 바람직하다. 실시가능 요건의 충족여부는, 통상의 기술자가 명세서 기재를 통해 파라미터의 기술적 의미와 효과를 이해하고 이를 쉽게 재현할 수 있는지를 중심으로 판단하되, 자칫 파라미터발명의 특수성에 매몰되어 과도한 기재 수준을 요구하지 않도록 주의해야 한다. 파라미터와 효과와의 상관관계만 개시되어도 충분하므로 공지의 발명과 동질의 효과를 가지는 경우라도 명세서 기재요건 충족 여부 판단 단계에서 임계적 효과 내지 정량적 기재까지 요구할 필요는 없고, 파라미터의 유도과정이나 작용기전의 개시까지도 고려할 것은 아니다. 뒷받침 요건과 관련해서는, 소송 실무에서 실시가능 요건과 구별 없이 같은 기준을 적용하여 함께 판단해 온 것으로 보이나, 실시가능 요건과는 그 목적과 취지 및 대상을 달리하고 있는 점에서 두 요건을 명확히 구분할 필요가 있다. 한편 해당 기술분야에서 사용되지 않는 파라미터를 사용한 경우, 그 기술적 의미와 효과를 이해하기 쉽지 않고 특허청구범위만으로는 권리범위의 파악도 용이하지 않다. 이와 같은 파라미터발명의 특성에만 집중하다 보면 일반 발명에 비해 과도한 명세서 기재요건을 요구하게 됨으로써 진보성 있는 발명이 명세서라는 형식적 기재요건 불비로 특허성을 받지 못하게 되는 경우도 발생할 수 있다. 뒷받침 요건은 통상의 기술자가 청구범위에 대응되는 설명의 기재를 인식할 수 있는지 여부로 판단해야 하므로 파라미터 발명에서도 같은 기준을 적용하는 것으로 충분하다. 파라미터발명에서 청구범위에 기재된 사항은 파라미터의 기술적 의미, 효과와 그 인과관계로 요약될 수 있으므로 이에 대응하는 기재가 발명의 설명에 있는지 살펴보는 것만으로 충분하다. 마지막으로, 청구항의 명확성은 특허권의 효력범위와 청구항 해석과 밀접한 관련이 있어 매우 중요함에도 그 중요도에 비해 많은 연구가 이루어지지 않았다. 적어도 파라미터로 표상된 물성, 형상, 구조 및 이를 측정하기 위한 방법과 조건 등은 명확히 기재되어야 청구항이 표상하는 특허권의 보호범위가 분명해 진다. 따라서 파라미터발명의 명확성 요건 충족여부는 위와 같은 요소들이 명확히 기재되었는지 여부로 판단해야 할 것이다. 특히, 파라미터의 측정 방법, 측정 조건 등의 경우 공지의 측정 방법 등이 있거나 통상의 기술자가 쉽게 찾아 구현할 수 있는 소수의 측정 방법 등이 있고 각 측정 방법 등마다 일관된 결과를 얻을 수 있는 경우라면 청구항이나 명세서 등에 해당 방법의 기재가 없거나 명확하지 않더라도 명확성 기재요건에 위배되는 것으로 볼 것은 아니다.