발명의 동일성에 관한 연구

Abstract

복수의 발명 상호간에 있어 발명의 동일성 판단은 특허법의 적용시 이른바 신규성, 선출원의 판단을 위한 가장 기본적인 선결 문제 중의 하나이며 확대된 선출원, 조약우선권 및 국내우선권 주장의 인정 여부 판단시에도 발명의 동일성의 여부가 중요한 문제 중의 하나로 된다. 또한 특허발명에 대응하는 실시자의 발명이 있는 경우에 특허발명과 실시발명의 동일여부의 판단은 침해여부 판단 시에 가장 중요한 문제가 된다. 이와 같이 발명의 동일성 여부 판단은 특허법 전반에 걸쳐서 그 해석 및 적용이 중요하게 되는 가장 기본적인 문제 중의 하나이므로 발명의 동일성의 개념 및 구체적인 판단 기준 등에 관한 체계적이고 충분한 연구는 필요불가결할 것이다. 본고에서는 발명의 동일성 개념에 관하여 특허법상의 다양한 국면에서 그 판단 방법과 기준에 관하여 탐구하여 발명의 동일성에 관한 개념 및 판단기준을 정립하고자 하였다. 발명의 동일성 판단은 전술한 바와 같이 특허법의 전 영역에 걸쳐서 다양한 국면에서 이루어지므로 동일성의 판단도 각각의 국면에서 달성하고자 하는 취지에 맞추어서 이루어져야 한다. 이를 위하여 발명의 동일성 판단이 이루어지는 장면을 특허요건 판단시(제2장)와 특허침해 여부 판단시(제3장)로 크게 2 부문으로 나누어서 논의하였다. 제2장에서는 우선 발명의 동일성의 일반론으로서 발명의 동일성과 실질적동일성의 일반적인 개념 및 특허요건을 판단하기 위한 판단 기준으로서의 발명의 동일성의 개념과 동일성 판단의 대상인 발명의 요소로서의 구성의 의미에 대하여 논의하였다. 이어서 특허법상의 특허요건 중에서 발명의 동일성 여부가 중요한 쟁점이 되는 특허법 제29조 제1항의 이른바 신규성 요건 적용시와, 제36조 소정의 선출원주의 및 제29조 제3항 소정의 확대된 선출원주의 적용시의 동일성에 대하여 제2절과 제3절에서 검토하였다. 제2절에서의 신규성 판단을 위한 발명의 동일성 검토시에는 우선 발명의 동일성 판단의 전제로서의 미완성 발명에 대하여 논의하였다. 이어서 상위개념과 하위개념 발명 상호간의 동일성 및 이른바 마쿠시(Markush)형식 청구항에 대한 발명의 동일성에 대한 판례와 학설, 동일성의 판단에 관한 외국의 사례 및 기준을 소개하고 이를 우리나라의 기준과 비교 검토한 후, 신규성 판단시의 실질적 동일성 개념에 대하여 비판적 시각에서 논의하였다. 제3절의 선출원주의 적용시의 발명의 동일성과 관련해서는 특히 동일자에 동일인에 의하여 동일한 발명이 출원된 경우인 이른바 동일인 경합출원 발명의 경우에 대하여 현재의 기준을 비판적으로 검토하고 대안을 제시하고자 하였다. 이어서 확대된 선출원주의 적용시의 발명의 동일성 판단기준에 관하여 사례를 중심으로 검토한 후, 선출원주의와 확대된 선출원주의 하에서 동일성 판단 기준을 상호 비교하여 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시의 동일성에 관한 논의를 마무리하였다. 이어서 제4절에서는 특허법 제54조 및 제55조 소정의 우선권 주장 출원시 우선권 주장 인정 여부 판단시의 발명의 동일성에 관하여 검토하고 마지막으로 제5절에서는 특허법 제33조 제1항 소정의 모인출원 여부 판단시의 발명의 동일성 판단에 대해서 논의하였다. 제3장에서는 특허요건 판단시의 발명의 동일성에 관한 제2장에 이어서 발명의 동일성을 특허침해여부 판단시의 관점에서 논의하였다. 이를 위하여 특허발명과 실시발명의 구성의 차이가 없는 경우에 동일성을 인정하는 문언적 동일성과, 구성의 차이가 있음에도 불구하고 일정한 경우에 인정되는 특허발명과 실시발명의 동일성, 즉 발명의 실질적 동일성으로 구분하여 그 연혁 및 판단기준 등을 소개한 후, 특허침해단계에서의 발명의 실질적 동일성의 개념을 최초로 도입한 미국을 비롯하여 일본과 우리나라의 주요 사례를 중심으로 그 판단기준에 대하여 비교, 검토하였다. 제4장에서는, 발명의 동일성의 판단이 적용 법조보다는 특허청구범위의 해석 방법의 차이에 의하여 특별히 문제가 되는 발명의 동일성에 대하여 검토하였다. 그 대표적인 예로서 제법한정 물건 형식의 청구항(Product-by-Process Claims)으로 기재된 발명과 기능식(Means- Plus-Function) 청구항의 형식으로 기재된 발명에 대하여, 청구항의 해석방법 및 이에 따른 발명의 동일성의 판단 방법에 대하여 논의하였다. 마지막으로 제5장에서는 이상의 논의를 전체적으로 요약 ∙ 정리하고, 발명의 동일성의 범위에 관하여, 신규성 적용시, 모인출원 여부 판단시, 선출원주의와 확대된 선출원주의 적용시, 우선권주장 인정 여부 판단시 및 특허침해 단계에서의 발명의 동일성 범위를 상호 비교하는 것으로 본고를 마무리하였다.