균등론 적용요건의 판단 기준에 대한 연구-한국, 미국, 일본 판례를 중심으로-

Abstract

특허발명의 보호범위는 특허법 제97조에 따라 특허 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다. 특허침해 소송에서 특허침해 여부를 판단하는 경우 혹은 권리범위확인 심판에서 권리범위의 판단을 할 경우 특허청구범위의 확정 작업은 매우 중요하며 필수적인 사안이다. 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법 (피고실시제품 등)이 특허청구범위의 문언해석에 의해 해당 특허발명의 구성요소를 그대로 가지고 있는 경우에 침해가 성립된다.

하지만 언어가 가지는 표현상의 한계로 인하여 발명의 보호 영역을 아무리 상세하게 기재한다고 하더라도 청구하고자 하는 기술적 범위를 특허청구범위에 그대로 담는 것이 어렵고, 장래 발생할 수 있는 침해유형을 모두 예상하여 특허청구범위를 작성하는 것도 사실상 불가능하다. 또 대개 특허침해에 있어서 침해자들은 특허발명을 그대로 모방하는 경우는 거의 없고 특허발명에 사소한 변경을 가하여 특허권의 보호 범위를 회피하고자 한다. 이에 특허발명의 실질적 가치를 보호하지 위해 등장하게 된 이론이 균등론이다.

균등론은 특허권의 침해 여부를 판단함에 있어서, 청구항의 모든 구성요소가 동일해야 한다고 하는 구성완비의 원칙 (all elements rules)이 지나치게 엄격하게 적용되는 경우 미세한 부분의 개량이나 변형으로 특허권의 침해를 회피할 수 있게 되어 특허권의 실질적인 보호가 곤란하게 되는 것을 막기 위하여 특허청구범위의 문언적 기재와 일치하지 않는 경우에도 단순한 변형에 불과한 것이나 용이하게 변형 또는 치환할 수 있는 것이 라고 판단되는 경우에 권리침해를 인정하는 이론으로서 각국에서 판례에 의해 인정되고 있는 법리이다.

따라서 균등 침해 여부를 판단할 때 균등론의 적용요건을 어떻게 해석하느냐에 따라 균등 침해의 적용 범위 및 적용대상이 다르게 되므로 무엇보다 이들 요건이 어떠한 의미를 지니는지, 각 사안에서 구체적인 판단 기준을 이해하는 것이 매우 중요하다.

우리나라는 대법원 97후2200 판결에서 균등론에 대한 명시적인 판결을 내렸는데 균등론의 적용요건으로 5가지 요건을 확립했다. 균등론 인정의 적극적 요건으로 분류되는 과제해결원리의 동일성, 작용효과 동일성의 요건(치환가능성), 치환자명성과 소극적 요건인 자유실시기술의 항변과 출원경과금반언의 원칙을 제시했다. 이 판결로 인해 법원이 균등론을 명시적으로 인정한 것은 고무적인 일이지만 당시 균등론에 대한 국내 판례가 부족했고 학계의 연구 성과 또한 미진한 상황에서 외국의 균등 이론을 수동적으로 받아들인 것이기 때문에 대법원 판결에 의해 균등론의 적용요건이 제시되었지만 각 요건에 대한 통일된 판단 기준이 이후의 판례에서도 여전히 마련되어 있지 않아 실무상의 혼란과 균등론의 법적 안정성과 예측가능성에 있어 문제점이 존재한다.

또 기존의 연구에서는 각국에서 최초로 균등론 적용요건을 판시한 판결들에 대한 분석과 검토를 하거나 특허권은 발명자가 자신의 발명을 영업비밀(Trade Secret)로서 공중에게 공개한 것에 대한 반대급부로서 주어지는 것이기 때문에 발명은 출원서류에 기재되어 공중에게 일정한 기여를 한 범위 내에서만 보호를 받는다는 주로 계약법적인 입장에 입각한 연구가 많고 균등론을 특허청구범위 해석의 예외로서 최대한 그 적용을 제한하려는 방향으로 분석하고 있다.

하지만 특허분쟁소송에서 특허청구범위 해석에 관련한 문제는 가장 중요하고 빈번하게 발생하는 사안이며 권리범위를 획정하는 하나의 방법으로서 균등론은 현실적으로 예외 사항이 아니라 특허침해의 일반적 판단원칙이 되어야 한다. 이를 위해서는 궁극적으로 입법을 통해 특허법에 균등이 특허의 권리범위에 속한다는 것을 명시할 필요가 있을 것이다. 그리고 균등론의 입법을 위해서는 무엇보다 먼저 균등론 관련 판례를 분석한 뒤 현재 각 적용요건에 대해 적합한 판단 기준을 정립하는 연구가 지속적으로 활발히 진행되어야 한다.

따라서 이 글에서는 균등론의 법리가 가장 발달한 미국에서의 논의와 판례, 또 우리나라 균등론에 직접적인 영향을 미친 일본의 논의와 판례를 검토해보면서 기존의 논의를 살펴보고 우리나라의 균등 침해의 적용 요건의 의미와 판단기준을 고찰해보고 현재 균등 침해의 적용요건의 해석의 문제점과 향후 개선 방향에 대해 제안해보고자 한다.