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표준특허침해로 인한 손해배상액 산정 기준에 관한 연구 : The Research about calculating damages for the infringement of Standard Essential Patents

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Authors

한재성

Advisor
박준석
Major
법과대학 법학과
Issue Date
2018-02
Publisher
서울대학교 대학원
Keywords
표준특허FRAND특허위협실시료 과적손해배상액침해자의 이익합리적 실시료FRAND 실시료
Description
학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 : 법과대학 법학과, 2018. 2. 박준석.
Abstract
표준특허(Standard Essential Patent, 'SEP')란 기술표준을 구현하기 위해 반드시 실시해야하는 특허기술을 뜻한다. 즉 기술표준을 활용해야하는 사업자들은 반드시 표준특허권자와 특허 실시계약을 체결해야 한다는 점에서 표준특허권자는 기술표준이 속한 시장에서 강력한 시장지배력을 얻게 된다. 따라서 표준특허침해 사건이 발생했을 경우 경쟁법적 문제와 맞물리면서 적어도 표준특허권자의 침해금지청구권 행사에 대해서는 일정 부분 제한이 가해져야 한다는 논의가 학계에서 주를 이루기 시작했다. 이 때 표준특허권자에게 표준특허침해로 발생한 손해배상액을 어느 범위까지 인정해야하는 것인지, 그리고 그러한 손해배상액을 어떻게 산정해야하는지 문제가 된다.

전 세계적으로 처음으로 법원이 표준특허 실시료 산정에 개입했던 사례는 Microsoft v. Motorola 사건이었는데 법원이 산정한 실시료율이 당초 표준특허권자가 주장한 실시료율의 2000배의 1밖에 되지 않아 관련 업계에 엄청난 파장을 불러일으켰다. 이와 반면 CSIRO v. Cisco Systems 사건에서의 1심 법원 판결은 침해자가 주장한 손해배상액의 16배에 달하는 금액을 표준특허권자에게 손해액으로 인정해주기도 하였다. 이처럼 표준특허분쟁에서 법원이 손해배상액을 어떠한 기준으로 산정하느냐의 문제는 소송 당사자의 이해관계에 엄청난 영향을 미칠 수 있음은 물론 손해배상액 규모의 여하에 따라 일방 당사자가 기술표준이 속한 당해 시장경쟁질서에서 배제되어버리는 극단적인 상황이 발생할 수도 있게 된다.

현재 미국을 포함하여 각국 법원은 표준특허분쟁에서 손해배상액 산정에 개입하기 시작하면서 학계에서는 산정방안에 대한 무수히 많은 연구들이 진행되고 있으며 최근 표준화기구전기전자기술협회(IEEE)에서도 표준화 정책상에 합리적 실시료율 산정에 대한 명문의 기준을 제시한 바 있다. 반면 우리나라의 경우 표준특허 보유 수량이 2015년 기준 전 세계에서 5위를 차지하고 있는 것과 달리 학계와 실무에서 손해배상액 산정 기준에 대한 논의는 걸음마 단계에 불과할 정도로 깊이 있는 연구가 진행되지 않은 실정이다.

본 논문은 표준특허분쟁이 어느 나라보다 활발하게 이루어졌던 미국 판례를 중심으로 표준특허침해로 인한 손해배상액 산정 기준을 정립하는 것을 목표로 하였다. 먼저 표준특허침해에 대한 손해배상액을 산정할 때 두 가지를 머릿속에 염두에 두어야 한다. 하나는 표준특허권자가 당해 특허발명이 갖는 가치 이상의 과도한 금액을 청구하는 특허위협이 발생할 수 있다는 점과 또한 기술표준에 대한 개별적인 특허부품의 실시료 총합이 사업자의 총 이익을 훨씬 상회하는 실시료 과적 문제이다.

만약 기술표준이 속한 사업 분야에 시장주체들이 앞서의 특허위협과 실시료 과적의 문제로 시장참여를 주저하게 된다면 특허법의 취지가 몰각될 수 있음은 물론 시장경쟁 질서가 악화될 수 있는 부작용이 발생한다. 즉 표준특허 침해로 발생한 손해배상액 산정 시 표준특허권자와 잠재적 실시권자의 이익을 적절하게 조화시킬 수 있는 합리적인 방안이 마련될 필요가 있는데 기술간 상호 호환성 증진과 네트워크 효과를 도모하는 기술표준의 공익적인 성격이 강조되어야 한다는 점에서 표준특허권자에게 인정되는 손해배상액은 가능한 하향 조정되는 것이 바람직하다고 보았다.

앞서의 맥락에서 표준특허권자에게 인정될 수 있는 손해배상액의 범위는 공정하고 합리적이며 비차별적인 조건을 충족시키는 FRAND 실시료(Fair, Reasoanable and Non-discriminatory, 이하 'FRAND')로 한정되는 것이 타당하다고 생각한다. 세계 여러 나라 판례들을 살펴보면 표준특허권자가 침해소송을 제기했을 경우 피고가 FRAND 선언 위반을 들어 계약위반의 소송을 제기하거나 FRAND 실시료 이상의 손해배상액에 대해서는 채무부존재 소송을 제기함으로써 결과적으로 표준특허권자에게 인정되는 손해배상액 역시 기 지급받아야 했을 FRAND 실시료로 제한되는 경우를 수차례 목도할 수 있었다. 기술표준이란 제 3자의 실시를 전제로 한다는 점에서 침해자가 표준특허를 무단으로 실시했다고 하더라도 표준특허권자에게 어떠한 일실이익에 따른 손해가 발생하지 않았다고 볼 수 있기에 그러한 판례들의 동향은 바람직하다고 생각한다.

이처럼 표준특허침해로 인한 손해배상액 산정 범위가 FRAND 실시료로 한정된다면, 법원이 구체적으로 어떠한 기준을 갖고 FRAND 실시료를 산정해야하는지 문제된다. 법원이 가장 결정적인 증거로 활용될 수 있는 것은 표준특허권자가 동종 혹은 유사 사업자와 체결했던 라이선스에서 산정된 실시료 지급조건이나 혹은 표준특허권자가 보유한 특허와 유사한 특허에 대한 실시료인 비교라이선스(Comparable License)이다. 비교라이선스에서의 실시료 지급 조건은 양 당사자의 합의에 따라 산정되었다는 점에서 특허발명에 대한 당해 시장에서의 가치평가를 비교적 정확하게 반영하고 있다고 추정할 수 있을 것이다. 표준특허분쟁에서 특허풀 실시계약이 비교라이선스로 활용되는 경우가 있었는데 특허풀은 특허 군집을 형성함으로써 실시료가 과도하게 누적되는 현상을 방지하고 거래비용을 감소시키기 위해 탄생했다는 점에서 FRAND 선언의 목표와 일정 부분 부합하는 측면이 있지만 특허풀에 속한 특허들의 중요도가 모두 획일적으로 평가될 수 있다는 점에서 이를 비교라이선스로 삼는 데에는 신중할 필요가 있다.

만약 표준특허권자가 FRAND 실시료를 강력하게 추정할 수 있는 비교라이선스를 제시하지 못했다면 미국 법원이 합리적 실시료를 산정하기 위해 적용했었던 가설적 협상 모형에 입각하여 FRAND 실시료를 산정할 수 있다. 이 때 표준특허권자가 사후적으로 얻게 되는 시장지배력에 따른 특허위협과 실시료 과적 문제를 방직할 수 있도록 특허발명이 표준으로 설정된 바로 직후의 시점을 가설적 협상의 기준시점으로 삼아야 한다고 보았다.

가설적 협상 모형에 입각하여 표준특허발명이 갖는 객관적 가치를 평가할 때 법원은 가치평가 대상의 범위, 즉 당해 특허발명이 표준으로 설정됨에 따라 발생한 기술의 증분가치를 FRAND 실시료 산정에 반영시킬 수 있는지를 결정해야한다. 기술 간 상호운용성과 네트워크 효과 등 표준화(standardization)에 따른 가치는 표준특허권자의 노력이 아닌 표준설정작업에 참여한 집단에 의해 발생한 것이라는 점에서 표준특허권자가 이러한 가치를 실시료 수입으로 누리게 하는 것은 부당하다고 볼 수 있다. 요컨대 표준설정에 따라 발생한 가치를 배제시킨 상태에서 특허발명이 갖는 가치만을 손해배상액 산정 대상으로 삼아야 한다.

표준특허의 가치평가 대상이 확정되었다면 침해품에서 특허요소와 비특허요소를 분리시켜 특허발명이 침해품에 기여한 가치만을 손해배상액에 반영하는 가치할당(Apportionment)이 진행되어야 한다. 표준특허의 경우 먼저 전체 상품에서 기술표준이 차지하는 기여도를 측정해야하고 당해 특허발명이 기술표준에서 차지하는 중요도를 평가하는 두 가지 단계를 거쳐야 한다. 법원이 합리적 실시료 산정을 위해 특허가 갖는 발명의 가치를 평가할 수 있는 방법 중 하나로 대체기술 간 경쟁상태를 전제로 특허발명간 비교에서 발생하는 가치를 측정하는 증분가치규칙이 표준특허의 경우 동일하게 적용될 수 있는지 문제가 된다. 판례에서는 표준으로 설정되어 기술표준에 필수적인 특허로 자리매김한 상태에서는 표준특허에 대한 대체기술을 상정할 수 없다는 점에서 표준으로 설정되기 직전 시점에서 당해 특허발명이 대체기술들과 갖는 증분가치를 평가하는 변형된 방식이 제안되기도 하였다. 또한 실시료 단위(base)를 전체시장제품이 아닌, 최소판매실시단위로 설정해야한다는 논의가 대두되었는데 침해자가 최종적으로 지불하게 되는 실시료 지급액이 중요하다는 점에서 실시료 단위와 관계없이 실시료율을 조정하면 되기 때문에 양자의 구별에는 큰 실익이 없다고 본다. 앞서의 가치할당 작업은 문제의 표준특허뿐만 아니라 기술표준을 실시하는데 필요한 실시료 총액이 어느 규모로 형성되는지를 충분히 고려해야함은 물론이다.

우리나라에서 표준특허침해에 대한 손해배상과 관련한 판례는 삼성 대 애플 사건이 유일한데 당해 법원은 우리 특허법 제128조의 침해자의 이익 규정을 근거로 원고의 손해배상청구를 그대로 인용하였다. 물론 앞서 사건에서 삼성이 청구한 손해배상액 액수 자체가 기 지급받아야 했을 실시료 상당액과 큰 차이가 없었다는 점에서 크게 문제되지 않았지만 침해자의 이익을 손해배상액으로 인정하게 되면 라이선시가 부담하게 될 실시료 부담이 커지게 되어 기술표준 시장에의 접근을 부당하게 제한시킬 가능성을 배제할 수 없을 것이다. 따라서 향후 국내에서 표준특허침해에 관련한 분쟁이 발생하게 되면 일실이익에 근거한 원고의 청구를 그대로 인용해주기 보다는 FRAND 조건에 부합한 실시료 상당액을 기준으로 손해배상액을 산정할 필요가 있다고 생각한다.
Language
Korean
URI
https://hdl.handle.net/10371/141893
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