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손해배상액 산정에 있어 하향식 접근 : A top-down approach to calculating damages

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서울대학교 대학원
학위논문(석사) -- 서울대학교대학원 : 법과대학 법학과(지식재산전공), 2022. 8. 정상조.
Starting with eBay precedent, a movement to limit claims for injunction in infringement of patent rights is emerging. As in the case of eBay, the US Supreme Court is emphasizing that the patentee must suffer irreparable damage to the patent holder in order to grant an injunction. This jurisprudence's attitude is also affecting unusual cases such as patent troll and standard patents.In the precedent, the US Federal Court of Appeals ruled that it should be judged whether to cite the exercise of the right to injunctive relief based on the standard patent right based on the four values ​​principle of eBay precedent. Motorola, the standard patent right holder, has rejected the claim for injunctive relief on the ground that it has failed to prove irreversible damage.
As such, recent U.S. case law does not unconditionally cite the exclusive right of a patent and it is intended to prevent market competition through the exercise of the patent right by limiting the claim for injunction in cases where it can be resolved with monetary compensation such as damages.
In a situation in which claims for injunctive relief are limited, the importance of claims for damages based on patent infringement will be relatively strengthened.
In Korea, the revised Patent Act enforced on December 10, 2020 stipulates that reasonable royalties can be claimed as additional compensation for the amount of infringement exceeding the production capacity of the patentee. It has been amended that the amount that the patentee can claim "normally" can be claimed as the amount of damage from the amount that the patentee can claim "reasonably" as the amount of damage.
In light of the purpose of the amended law that claims for damages are increasing in importance and that damages equivalent to reasonable royalties can be claimed it is expected that the determination of damages based on reasonable royalties will be actively carried out in Korea in the future.
When calculating reasonable royalties as part of determining the amount of damages, there are several methods of calculating reasonable royalties, and among them cases of calculating reasonable royalties through a top-down approach are increasing.
The top-down approach is to solve the problem by determining the upper limit of the royalty to be paid for the technology implemented by the licensee (infringer), and then applying the proportion of the patents on which damages are based out of the total patents accumulated on the technology to the upper limit of the royalty. It refers to the calculation of the royalty rate that can be claimed by the patentee of the patent to be granted.
The top-down approach is a concept that appeared in litigation to avoid excessive royalties, and there have been cases in which reasonable royalties were calculated through a top-down approach in major countries such as the United States, China, and Japan.
The top-down approach seeks to solve the problem of royalty overload by first determining the upper limit of the royalty to be paid by the operator.
The problem of excessive royalties is often a problem in general technical fields such as IT and BT fields, and in the case of standard patents, it is easy to identify standard patents integrated in technical standards, so one standard patent holder's claim for damages There is a high risk of leading to a claim for damages from other standard patent holders.
There is also criticism that determining the maximum cumulative royalties is a decision lacking economic feasibility. However, in the case of IT, BT fields and standard patents, economic losses such as inhibition of market competition due to excessive royalties, damage to consumers, and inhibition of industrial development are economical. It seems to be ahead of the calculation of royalties based on validity.
Moreover, in the case of technical standards, it is common that a plurality of standard patents are integrated, and since the implementer who implemented the technical standard must obtain a license from many standard patent holders, the royalty may become excessively large.
Even if other standard patent holders do not actually file a lawsuit, it is difficult to say that the burden of royalties on other standard patent holders has been relieved if considering the outcome of the lawsuit in the lawsuit and the position of the operator who has to continuously implement the technical standard. .
In the case of a general patent that is not a standard patent, it may be difficult to identify other patents accumulated in the product implemented by the infringer, so concerns about royalty overload may be excessive. It is not difficult to identify other standard patents, and due to the nature of technical standards, infringers often have to enforce technical standards even after litigation.
In conclusion, it will be said that the profit of solving the problem of royalty overload takes precedence over economic feasibility only in the field of technology where complex technology is the main focus, and in particular, in the field of standard patents, it is necessary to consider the fact that royalty overload may exist. Therefore, it is judged that it is reasonable to determine the upper limit of royalties by determining the maximum cumulative royalties of a top-down approach when calculating rational royalties for technical fields and standard patents where complex technologies are the main focus. As such, the court will have to decide whether to apply the top-down approach in calculating royalties by considering the specific feasibility based on the technical field and the type of patent.
Also, in the top-down approach, the maximum cumulative royalty is allocated based on patent counting.
Through this, the hyponomial approach can solve the royalty overload problem. In other words, by determining the total amount of royalties to be paid by the licensee and calculating the contribution of the plaintiffs to determine the ratio of the plaintiffs in the total amount, it is possible to evenly distribute the royalties to the patent holders without overloading the licensee with the royalties.
However, it is pointed out that patent counting grants equality that does not exist among patent rights, and it is difficult to identify all patents integrated in the technology implemented by the implementer.
The value of a patent right may fluctuate depending on market conditions or the business capabilities of the patentee or licensee, and in particular, the market value may be distorted if a patent hold up that requires high royalties despite essential implementation, such as a standard patent, occurs. there is a problem that
In addition, there is also a problem that the value of the patent right may be different depending on the evaluation method.
As such, considering that the value of the patent right cannot be trusted as having volatility, it is difficult to calculate the contribution of the patent, which is the basis for compensation for damages, by evaluating the value of each of the entire patents integrated in the technology implemented by the implementer. It is judged that, while maintaining equity among patent holders, patent counting that can be mechanically distributed based on published data should be considered.
However, even if the value varies depending on the market power of the patentee or the evaluation method, the value between patents is not equal, so there is a need to supplement patent counting.
As mentioned above, the evaluation of the value of each patent right seems to have to be excluded due to the issue of value change and practical difficulties, and it is related to the share of value in technology according to the cumulative distribution of patents, such as the judgment of In re Innovatio or the Lorenz curve. If there is objective data of statistical data, it will be necessary to actively utilize it to consider the value weight between patent rights.
In addition, with respect to the identification of all patents integrated in the technology implemented by the implementer, it is judged that there will be no problem only for the standard patent, considering that there is a list-up of the standard patents integrated in the technical standard.
However, as pointed out by negative opinions, even in the case of standard patents, the excessive declaration of essential patents and the inconsistency in the definition of essential between the standards development organization seems to be problematic.
As a cause of transitional declarations, there is an opinion that declarations as essential patents are not costly, and in order to reduce transitional declarations, standards development organizations are encouraged to charge high fees per declared patents, and declared patents are not essential thereafter. If it is found that they do not, a method of imposing a high fine may also be considered.
In addition, cooperation with the standards development organization will be required so that a unified definition of essentiality can be introduced between standards development organizations to resolve the problem of inconsistency in the definition of essentiality.
When determining the amount of profit of the infringer by calculating the maximum cumulative royalties, it was confirmed that Korean precedents use various economic concepts such as net profit and marginal profit. Considering that it is reasonable to calculate within the scope of infringement, it was confirmed that in principle, it would be desirable to calculate the amount of profit of the infringer based on the marginal profit theory.
In addition, in patent counting in a top-down approach, there is a difficulty in identifying the patent rights other than the patent right of the patentee implemented by the technology beyond the identification of the technology implemented by the infringer. In light of the fact that an understanding of the technical contents of technology and multiple patent rights is required, it is judged that technical expertise is necessary to confirm the facts, and it is necessary to use an appraisal or expert examiner system.
eBay 판례를 필두로 특허권의 침해에 있어 침해금지청구를 제한하고자 하는 움직임이 대두되고 있다. 미국 연방 대법원은 eBay 판례에서와 같이 침해금지청구를 인정하기 위해서는 특허권자에게 침해로 돌이킬 수 없는 피해가 있어야 함을 강조하고 있다. 이러한 판례의 태도는 특허 괴물과 표준 특허와 같은 특이 케이스에도 영향을 미치고 있다.
에서 미국 연방 항소법원은, eBay 판례의 4가치 원칙에 근거하여 표준특허권에 기한 침해금지청구권 행사 인용 여부를 판단해야 함을 판시하였으며, 기술 표준의 특성상 비차별적으로 라이선스를 약정한다는 점을 고려하여 표준특허권자인 Motorola가 돌이킬 수 없는 피해를 입증하지 못하였음을 이유로, 침해금지청구를 기각한 바 있다.
이처럼, 최근 미국의 판례에서는 특허권의 배타권을 무조건적으로 인용하지는 않으며, 손해배상과 같은 금전적 보상으로 해결될 수 있는 경우에는 침해금지청구를 제한함으로써 특허권의 행사를 통한 시장경쟁 저해 등을 방지하고자 한다.
침해금지청구가 제한적으로 인용되는 상황에서 특허 침해에 기한 손해배상청구의 중요성이 상대적으로 강화될 것이며, 우리나라에서도 이에 발 맞추어 손해배상청구 제도를 개정하고 있다.
우리나라에서는 2020. 12. 10. 시행된 개정 특허법에서 특허권자의 생산능력을 초과하는 침해수량에 대하여는 합리적 실시료를 추가 배상으로 청구할 수 있도록 법문으로 규정하였으며, 그보다 앞선 2019. 7. 9. 시행 개정법에서는 특허권자가 통상적으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 청구할 수 있던 것에서 합리적으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 청구할 수 있는 것으로 개정한 바 있다.
손해배상청구의 중요도가 높아짐과 동시에 합리적 실시료 상당의 손해액을 청구할 수 있다는 개정법의 취지에 비추어 앞으로 우리나라에서도 합리적 실시료 산정에 기초한 손해액 산정이 활발히 진행될 것으로 예상된다.
손해배상액의 산정의 일환으로 합리적 실시료를 산정하는 경우 합리적 실시료를 산정하는 여러 방법들이 존재하며, 그 중에서도 하향식 접근법을 통하여 합리적 실시료를 산정하는 케이스가 늘어나고 있다.
하향식 접근법은 실시자(침해자)가 실시한 기술에 대해 지불해야 하는 실시료의 상한을 결정한 후 해당 기술에 집적된 전체 특허 중 손해배상의 기초가 된 특허가 차지하는 비율을 실시료의 상한에 적용하여 문제가 되는 특허의 특허권자가 청구할 수 있는 실시료율을 산정하는 것을 말한다.
하향식 접근법은 실시료 과적을 회피할 수 있도록 소송 상에서 등장한 개념으로 미국, 중국, 일본 등 주요국에서 하향식 접근법을 통하여 합리적 실시료를 산정한 사례가 등장한 바 있다.
하향식 접근법은 우선적으로 실시자가 지불해야하는 실시료의 상한을 결정함으로써, 실시료 과적 문제를 해결하고자 한다.
실시료 과적 문제는 IT, BT 분야 등 복합기술이 일반적인 기술 분야에서 문제되는 경우가 많으며, 특히 표준 특허의 경우 기술 표준에 집적된 표준 특허의 식별이 용이하므로, 한 사람의 표준 특허권자의 손해배상청구가 다른 표준 특허권자의 손해배상청구로 이어질 위험이 크다.
최대 누적 실시료를 결정하는 것이 경제적 타당성이 결여된 결정이라는 비판 역시 존재하나, IT, BT 분야 그리고 표준 특허의 경우에는 실시료 과적에 의한 시장경쟁 저해와, 소비자 피해, 산업 발전 저해 등의 경제적 손실이 경제적 타당성에 기초한 실시료 산정 보다 앞설 것으로 보인다.
더욱이, 기술 표준의 경우 복수의 표준 특허가 집적된 경우가 일반적이며 기술 표준을 실시한 실시자는 많은 표준특허보유자로부터 라이선스를 얻어야 하므로 실시료가 과도하게 커질 수 있다.
다른 표준특허보유자가 실제 소송을 제기하지 않는다 하여도 해당 소송에서의 소송 결과와 기술 표준을 계속적으로 실시해야 하는 실시자의 입장을 고려한다면, 실시자의 다른 표준특허보유자에 대한 실시료 부담이 해소되었다고 보기 어렵다.
표준 특허가 아닌 일반 특허의 경우에는 침해자가 실시한 제품에 집적된 다른 특허를 식별하는 것 자체가 어려울 수 있어 실시료 과적의 우려가 과도하다 할 수 있겠지만, 표준 특허의 경우에는 침해자가 실시한 제품에 집적된 다른 표준 특허를 식별하는 것 자체가 어렵지 않으며, 기술 표준의 특성상 침해자가 기술 표준을 소송 이후에도 실시해야 하는 경우가 많으므로, 표준 특허에 관해서는 실시료 과적이 필연적일 수 있을 것이다.
결론적으로, 복합 기술이 주를 이루는 기술 분야에 한하여서는 실시료 과적의 문제 해결의 이익이 경제적 타당성 보다도 우선한다 할 것이며, 특히 표준 특허의 분야에 있어서는 실시료 과적이 실재할 수 있다는 점을 고려해야 할 것이다. 따라서, 복합 기술이 주를 이루는 기술 분야와 표준 특허에 대하여는 합리적 실시료 산정 시 하향식 접근법의 최대 누적 실시료의 결정으로 실시료의 상한을 결정하는 것이 타당할 것으로 판단된다. 이처럼, 법원은 기술 분야와 특허의 유형에 기초한 구체적 타당성을 고려하여 실시료 산정에서의 하향식 접근법의 적용 여부를 결정하여야 할 것이다.
또한, 하향식 접근법에서는 최대 누적 실시료를 특허 카운팅에 기초하여 배분한다.
이를 통해, 하향식 접근법은 실시료 과적 문제를 해결할 수 있다. 즉, 실시자가 지불해야 하는 실시료의 총액을 결정하고, 원고의 기여도를 산출하여 총액에서의 원고 비율을 결정함으로써, 실시자에게 실시료가 과적되지 않으면서도 특허권자에게 공평한 실시료를 배분할 수 있다.
다만, 특허 카운팅이 특허권 사이에 존재하지 않는 평등을 부여하며, 실시자가 실시한 기술에 집적된 특허 전체를 식별하는 것은 어렵다는 지적이 있다.
특허권의 가치는 시장 상황이나 특허권자 또는 실시권자의 사업 역량에 따라 변동될 수 있으며, 특히 표준 특허와 같이 필수적으로 실시해야 함에도 불구하고 실시료를 높게 요구하는 특허 위협이 발생하는 경우 시장 가치가 왜곡될 수 있다는 문제가 있다.
또한, 특허권의 가치는 평가 방법에 따라 상이해질 수 있다는 문제 역시 존재한다.
이처럼, 특허권의 가치가 변동성을 갖는 것으로 신뢰할 수 없다는 점을 고려할 때, 실시자가 실시한 기술에 집적된 전체 특허 각각에 대한 가치를 평가하여 손해배상의 기초가 되는 특허의 기여도를 산출하기에는 무리가 있을 것으로 판단되며, 특허권자 사이에 형평성을 유지하면서도 공개된 데이터에 의하여 기계적인 배분이 가능한 특허 카운팅이 고려되어야 할 것으로 판단된다.
다만, 특허권자의 시장 지배력이나 평가 방법에 따라 변동되는 가치라 하여도 특허권 사이의 가치가 평등한 것은 아니므로, 특허 카운팅에 대한 보완의 필요성이 존재한다.
앞서 살펴본 바와 같이, 특허권 각각의 가치 평가를 진행하는 것은 가치 변동 이슈와 현실적 어려움 등으로 배제되어야 할 것으로 보이며, In re Innovatio의 판결이나 로렌츠 커브와 같이 특허의 누적 분포에 따른 기술 내의 가치 비중에 관한 통계적 데이터의 객관적 자료가 있다면, 이를 적극 활용하여 특허권 사이의 가치 비중을 고려하는 노력이 필요할 것이다.
또한, 실시자가 실시한 기술에 집적된 전체 특허를 식별하는 것과 관련하여서는 기술 표준에 집적된 표준 특허에 대한 리스트업이 존재한다는 점을 고려하여 표준 특허에 한하여서는 문제될 것이 없을 것으로 판단된다.
다만, 부정적 견해의 지적과 같이, 표준 특허에 경우에도 필수 특허로의 선언이 과도한 점과 표준 개발 조직 사이의 필수성에 대한 정의가 불일치한 점은 문제될 수 있을 것으로 보인다.
과도 선언의 원인으로 필수 특허로의 선언이 비용적으로 부담되지 않는다는 견해가 있으며, 과도 선언을 줄이기 위하여는 선언된 특허 당 높은 수수료를 부가하도록 표준 개발 조직을 독려하고, 선언된 특허가 이후 필수적이지 않는 것으로 밝혀질 경우 높은 벌금을 부가하는 방안 역시 고려해 볼 수 있을 것이다.
또한, 필수성의 정의의 불일치 문제를 해결할 수 있도록 표준 개발 조직 간의 통일된 필수성 정의가 도입될 수 있도록 표준 개발 조직과의 협력이 필요할 것이다.
최대 누적 실시료의 산정으로 침해자의 이익액을 결정하는 경우 우리나라의 판례가 순이익, 한계이익 등 다양한 경제학적 이익 개념을 사용함을 확인하였으며, 순이익설에 따르면 손해액이 과소해질 수 있다는 점과, 이익액은 침해로 인한 범위 내에서 산정하는 것이 타당한 점을 고려하여, 원칙적으로 한계이익설에 기초하여 침해자의 이익액을 산정하는 것이 바람직할 것임을 확인하였다.
또한, 하향식 접근법에서의 특허 카운팅은, 침해자가 실시한 기술의 파악을 넘어 기술이 실시하는 특허권자의 특허권 이외의 특허권까지 식별해야 하는 어려움이 존재한다. 기술과 복수의 특허권에 대한 기술내용의 이해가 수반되어야 한다는 점에 비추어, 사실관계 확정을 위한 기술적 전문지식이 필요하며, 감정이나 전문심리위원 제도를 활용할 필요성이 있을 것으로 판단된다.
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